Bien que les licences de produits soient proposées par des marques d’entreprise allant de Disney à John Deere, les petites entreprises ont également une opportunité viable de concéder sous licence leurs propres produits et services à des titulaires de licence qui peuvent ensuite exploiter cette propriété intellectuelle (PI). Cependant, pour obtenir cette licence, vous devrez créer et signer un accord de licence.
Qu’est-ce que la licence ?
Le terme « permis » a deux significations : l’une dans des termes courants (comme un permis de conduire, par exemple) et l’autre dans les affaires et le commerce. Une licence dans son sens le plus général est comme un permis permettant à quelqu’un de faire quelque chose.
En affaires, les licences sont généralement accordées par une entreprise qui souhaite céder des droits sur sa propriété en échange d’un paiement. Habituellement, ces droits consistent à fabriquer, vendre ou utiliser quelque chose que l’entreprise possède.
Note
La société Coca-Cola, par exemple, a conclu diverses collaborations en matière de licences alimentaires pour ses produits. Elle a récemment lancé des Tic Tac infusés au Coca-Cola dans plus de 70 pays.
Types de licences
L’octroi de licences implique souvent la propriété intellectuelle (PI), comme les marques, les droits d’auteur ou les brevets. Les actifs numériques tels que les applications et les marques déposées font également l’objet d’une licence, tout comme les droits musicaux.
Voici quelques exemples :
- Les équipes sportives vendent des licences de marque à des entreprises qui créent des produits portant la marque de l’équipe.
- Une société cinématographique vend des licences à des sociétés qui créent des produits basés sur des personnages déposés dans le film.
- Les licences de droits d’auteur impliquent le droit de reproduire et de vendre l’actif protégé par le droit d’auteur, y compris les œuvres dérivées (œuvres basées sur l’œuvre originale). Le droit d’exécuter l’œuvre publiquement peut faire l’objet d’une licence.
- Les licences de brevet sont utilisées pour fabriquer, vendre, utiliser, distribuer et exporter des produits brevetés.
- Les licences de marque donnent aux entreprises le droit d’utiliser une marque populaire sur des articles spécifiques et de manière spécifique.
- Les licences de secrets commerciaux impliquent le droit de commercialiser des processus, peut-être en les ajoutant aux applications.
Contrat de franchise ou contrat de licence
Un contrat de franchise est un type de contrat de licence qui donne à quelqu’un (le franchisé) le droit de commercialiser un produit ou un service de quelqu’un d’autre (le franchiseur) en utilisant :
- La marque ou le nom commercial du franchiseur
- Les modalités de fonctionnement du franchiseur
En échange de ces droits, le franchisé doit payer le franchiseur et le franchiseur doit accorder certains droits et soutiens au franchisé.Comparé à une franchise, où le franchiseur exerce un contrôle important sur les opérations du franchisé, un concédant de licence perçoit principalement des redevances et supervise l’utilisation de la licence.
Comment fonctionne un contrat de licence
Un accord de licence est un contrat commercial entre deux parties. Le concédant de licence (le vendeur de la licence) est propriétaire de l’actif faisant l’objet de la licence et le preneur de licence (l’acheteur) paie le droit d’utiliser la licence. Le titulaire de licence paie le propriétaire en échange du droit de vendre le produit ou d’utiliser la technologie.
Un accord de licence comprend plusieurs sections et facteurs, dont les détails doivent être négociés par les parties.
Exclusivité et territoire
Le titulaire de la licence se voit accorder le droit exclusif de fabriquer et de vendre le produit sur un territoire spécifique. Le concédant de licence s’engage à ne permettre à personne d’autre de vendre le produit sur ce territoire. Cette partie de l’accord est généralement assortie d’une durée limite.
Licences subsidiaires
Le titulaire de licence peut ou non se voir accorder le droit de permettre à quelqu’un d’autre de fabriquer ou de vendre ses produits. Cela dépend des termes spécifiques du contrat de licence.
Paiements
De nombreux accords de licence impliquent le paiement de redevances pour l’utilisation d’une licence. La manière dont les redevances sont payées varie selon le type de produit faisant l’objet d’une licence. Par exemple, les redevances musicales sont calculées sur les performances, et les redevances pour un produit spécifique, comme un livre, sont basées sur le nombre d’unités vendues.Il peut y avoir une première avance sur les redevances. Réfléchissez à la méthode qui convient le mieux aux deux parties (et n’oubliez pas l’inflation et les taux de change).
Surveillance et assurance qualité
Pour protéger leur produit, les concédants de licence exigent des tests spécifiques et un suivi des ventes. Les tests peuvent inclure un échantillon initial du produit pour garantir que la qualité est acceptable. En outre, le donneur de licence peut revendiquer le droit de contrôler les ventes pour vérifier que les produits ne font pas l’objet de trop fortes réductions et que la qualité reste élevée.
Sous-accords
Dans le cadre du contrat de licence, comme dans d’autres types de contrats, il peut y avoir des sous-accords. Par exemple, le concédant de licence peut exiger un accord de non-divulgation pour empêcher le preneur de licence de divulguer à des tiers les caractéristiques ou processus exclusifs d’un produit. Le preneur de licence, à son tour, peut exiger du concédant qu’il signe un accord de non-concurrence, ce qui peut empêcher le concédant de rompre l’accord en permettant à quelqu’un d’autre de vendre le produit sur le territoire exclusif du preneur de licence.
Note
Vous recherchez un produit breveté sous licence ? L’Office américain des brevets et des marques publie une annonce mensuelle des brevets disponibles à la licence ou à la vente.
Conseils pour créer un accord de licence
Établir la propriété
Pour toute propriété intellectuelle, assurez-vous que la propriété de ce produit est clairement indiquée. Effectuez une recherche pour vous assurer que personne d’autre n’utilise l’actif (une marque, par exemple) et que la propriété est correctement enregistrée. Vous ne voulez pas conclure un accord de licence et découvrir ensuite que quelqu’un d’autre remet en question la propriété.
Faites attention aux définitions
Assurez-vous que le produit ou le processus est décrit de manière complète et claire, afin qu’il n’y ait aucun malentendu sur ce qui est sous licence.
Expliquer le processus de surveillance et d’assurance qualité
Il doit y avoir un échantillon de test initial du produit qui doit être approuvé avant que les produits puissent être créés. Des contrôles périodiques doivent être effectués sur la qualité des produits. Le suivi des ventes de produits doit être précisé. Vérifiez qui détermine le prix des produits et si les produits peuvent bénéficier d’une remise.
Vérifiez les réglementations gouvernementales
Selon le type de produit vendu et à qui il est vendu, des restrictions peuvent s’appliquer au titulaire de licence. Par exemple, certains produits (comme les armes) peuvent ne pas être autorisés à la vente dans certains pays ou États américains.
Faites preuve de diligence raisonnable avant de signer
Les deux parties doivent examiner minutieusement l’autre partie grâce au processus de diligence raisonnable. Vérifiez le crédit des entreprises et les CV de gestion. Demandez des états financiers. Visitez les bureaux et les installations de fabrication de l’autre société. Ne négligez rien.
Envisagez d’autres « et si »
Lorsque vous travaillez avec un avocat pour rédiger le contrat, c’est une bonne idée de considérer certaines circonstances qui pourraient poser problème plus tard. Par exemple:
- Que se passe-t-il si le donneur de licence fait faillite ?
- Que se passe-t-il si le preneur de licence fait faillite ?
- Que se passe-t-il si l’une ou l’autre des parties ne peut remplir ses obligations ?
- Le donneur de licence peut-il transférer sa propriété à une autre partie ?
- Quelles sont les sanctions en cas de rupture (violation) du contrat ?
Comprendre les impôts
Les redevances versées par le licencié sont comptabilisées comme une dépense professionnelle. Les redevances doivent être comptées comme un revenu pour le concédant de licence et déclarées sur le formulaire 1099-MISC.Vérifiez auprès de votre fiscaliste les effets fiscaux des redevances.
Un mot d’avertissement
Cet article n’est qu’un aperçu général des accords de licence ; il n’est pas destiné à être complet et ne doit pas être utilisé pour préparer un document juridique. Utiliser un modèle que vous trouvez sur Internet est dangereux car il ne peut pas répondre à des lois spécifiques et à votre propre situation.
Faites appel à un avocat spécialisé dans les accords de licence. Ces accords sont complexes et spécifiques à chaque situation. De nombreux avocats savent comment rédiger un contrat général, mais ils ne connaissent peut-être pas les détails des accords de licence. Un conseil en propriété intellectuelle pourrait être un bon point de départ.
